De litigios y bullying marcario: El caso McDonald’s vs. Supermac’s

McDonald´s es una corporación conocida mundialmente por haber revolucionado el mercado de la comida rápida y haberse posicionado como uno de los grandes referentes de la cultura de consumo y la globalización. Sin embargo, una faceta de la empresa que no muchos conocen es su particular afán de emprender acciones en el campo de los litigios, particularmente en el ámbito marcario. Lo cierto es que la cadena de comida rápida no es solo un referente como franquicia en el mundo de los negocios, es también fuente de una amplia casuística en materia de propiedad intelectual.

A lo largo de los años, McDonald’s ha iniciado una serie de acciones contra otras empresas competidoras por motivos de la denominación de sus marcas, la más reciente de ellas ha sido Supermac’s (Irlanda) respecto a la cual se pronunció la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO por sus siglas en inglés) recientemente. Este caso ha llamado la atención en todo el mundo, toda vez que la administración europea decidió cancelar la licencia que tenía la corporación norteamericana sobre su icónica hamburguesa “Big Mac”, permitiendo que cualquier competidor en la eurozona pueda utilizar tal denominación sin infringir ningún derecho.

La decisión tomada ha despertado una serie de reacciones en todo el mundo, incluyendo una divertida campaña publicitaria de la eterna competidora de McDonald’s, Burger King [1]. Sin embargo, no es la primera vez que el gigante de la comida rápida se ve envuelto en una situación de este tipo y es en gran medida debido a una política que muchos de sus competidores han llamado trademark bullying o “McBully”.

El fenómeno del bullying marcario

En el plano de la propiedad intelectual, los registros de marca sirven como una herramienta para garantizar derechos de exclusiva a un titular respecto de una denominación o un signo mixto, ofreciéndole protección en el ordenamiento frente a su eventual vulneración. No obstante, muchas veces los registros de marca son también utilizados por las compañías como una herramienta en su participación en el mercado. Los registros confieren título habilitante para emprender acciones contra nuevas empresas o potenciales competidores ya existentes que pretendan o parezca que ingresarán dentro del mercado utilizando signos o denominaciones, los cuales guardan alguna similitud con el ya registrado.

En este orden de ideas, se ha construido el concepto de bullying marcario como una conducta ejercida por las grandes corporaciones que, en su calidad de poderosos y reconocidos agentes del mercado, utilizan sus derechos de exclusiva sobre las marcas, las cuales son titulares, para emprender acciones legales contra empresas más pequeñas de manera que puedan sacarlas del mercado [2]. Usualmente, los objetivos de este tipo de acciones suelen ser las pequeñas compañías o empresas emergentes.

La idea es aplicar una política excesivamente agresiva contra los competidores que pretenden registrar marcas con la finalidad de agotar sus recursos o forzarlos a desistir de su intento de concurrir en el mercado planteando demandas más allá de las tuteladas por el ordenamiento pero que cumplen con su objetivo producto de la especial posición de una corporación que le permite soportar esto. Algunas investigaciones han concluido que el trademark bullying es utilizado a largo plazo como una estrategia de desgaste, esto con la finalidad de forzar un litigio para obligar a las empresas a asumir una defensa siendo que algunas (por su propia condición de recién iniciadas) no están siquiera en la posición de costear la defensa de la oposición [3].

McDonald’s y su historial de litigios en materia de propiedad intelectual

McDonald’s es una multinacional con presencia en muchas partes del globo y a lo largo de su historia ha protagonizado una serie de casos en materia de registro de marcas en los cuales se ha visto enfrentada a sus competidoras producto de la utilización de denominaciones similares a la de su titularidad. El caso de Supermac’s es tan solo la incidencia más reciente, pero no es la única vez que la cadena de comida rápida se encontró con un veredicto negativo de la autoridad marcaria.

En 1994, la empresa norteamericana demandó a una pequeña cafetería en el área de San Francisco que había operado por 17 años con el nombre de McCoffee forzándola finalmente a suprimir el “Mc” de su nombre [4]. En el año 2004, McDonald´s demandó a un restaurante de comida rápida en Filipinas denominado McJoy donde luego de seis años de litigio obtuvo una victoria y la empresa se vio forzada a cambiar su denominación [5].

Sin embargo, no siempre la empresa ha tenido éxito en sus pretensiones, existen casos particulares como McCurry en la Malasia [6] y Mc China Wok Away en el Reino Unido [7] donde tuvieron que afrontar la derrota respecto a la utilización del prefijo “Mc” como elemento propio de la marca, donde incluso se determinó que la compañía no podía monopolizar el uso de este prefijo alegando el riesgo de confusión en los consumidores.

¿Qué paso con la Big Mac en Europa?

Tras varios años de litigio, la Oficina de Propiedad Intelectual Europea emitió una resolución en la que se pronunciaba respecto a la petición de Supermac’s para que la administración revocara los derechos que había concedido a McDonald´s respecto al registro de la marca “Big Mac”. La solicitud de la empresa irlandesa se dirigió hacia todos los bienes y servicios cubiertos por la marca Big Mac en la comunidad a europea, comprendidos en las clases 29, 30 y 42 de la nomenclatura internacional.

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a la regulación de la Unión Europea sobre marcas, puede declararse la caducidad de los derechos de exclusiva sobre una marca por las siguientes razones: Si, en un lapso de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso en la eurozona para los productos o servicios para los cuales se le click here registró; si la marca se convierte en la designación usual de un producto para el cual está registrada como producto de la actividad o inactividad del titular y cuando esta pueda inducir al error al público sobre la procedencia o calidad del producto, esto a consecuencia del uso de la misma [8].

La argumentación de Supermac’s se sostenía en la idea que la marca no había sido utilizada de manera genuina para distinguir los productos y servicios para los cuales se le había registrado durante los cinco años posteriores a su registro. McDonald’s respondió dando cuenta de los avisos publicitarios de su producto, la presencia de sus locales a lo largo de Europa y el uso de la marca en los empaques de comida, así como otros documentos legales e incluso una remisión a Wikipedia. A juicio de la defensa de la corporación norteamericana, la presencia de los locales de comida rápida en las principales economías de la Unión (como Alemania y Francia) resultaba suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca Big Mac.

La autoridad europea en materia de propiedad intelectual señaló que el uso genuino se configura cuando la marca es utilizada en concordancia con su función esencial, que no es otra que garantizar el origen de los bienes y servicios para los cuales se le ha registrado, vale decir, cuando se hace uso efectivo de la marca en el mercado a través de los productos registrados y no meramente para preservar el registro [9]. Del mismo modo, indicó que, de acuerdo con la normativa vigente, las indicaciones y la evidencia de uso deben establecer el lugar, tiempo, la extensión y la naturaleza del uso de los signos en cuestión para ser consideradas válidas.

Por tanto, a juicio de la administración, las pruebas presentadas no mostraban los detalles exigibles para ser consideradas válidas y “su mera presencia en internet” no resultaba suficiente en si misma para probar la efectiva explotación de la marca. La decisión tomada revocó el registro de la Big Mac en todo el territorio europeo.

En ese sentido, independientemente de la posición que tengamos sobre la valoración que hubo de las pruebas, lo cierto es que la EUIPO tomó una postura rígida y estricta respecto a la aplicación de la regulación comunitaria vigente y que muy probablemente  sea un criterio que vaya a continuar aplicándose en el campo de los litigios de marcas. Con esta decisión, el gigante norteamericano sufrió un duro revés (curiosamente, el enfrentamiento legal entre estas empresas habría sido iniciado por el propio McDonald’s con la pretensión de frenar la expansión de Supermac’s fuera de Irlanda) lo cual podía, eventualmente, hacer que replantee su aparente política de bullying marcario a lo largo del globo. El mensaje ha sido enviado. Esta es, de momento, una victoria importante para la pequeña y mediana empresa.

 


Fuente de la imagen (*): https://cadenaser.com/emisora/2019/01/16/radio_alicante/1547660806_162296.html

Referencias

[1] (2019) “Like a Big Mac But Juicier’: Burger King renames sandwiches to troll McDonald’s”. The Guardian. Consultado el 8/02/2019. Disponible en: https://www.theguardian.com/business/2019/jan/31/like-a-big-mac-but-juicier-burger-king-renames-sandwiches-to-troll-mcdonalds

[2] (2013) SLOANE, Peter. “Trademark bullying: ¿legitimate problem or passing pad?”. En World Trademark Review. S/L. pp. 59-62

[3] (2015) GADDIS, Austin y otros “Discouraging frivolous claims in trademarks opposition proceedings: A policy proposal to the Unites States Patent and Trademark Office”. Samuelson-Glushko Technology Law & Policy Clinic: Colorado University, pp. 3

[4] (1995) CAREY, Jim “Big Mac vs. Little People”. En The Guardian. Edición Impresa: 15 de abril. Disponible en: http://www.mcspotlight.org/media/press/littlepeople.html

[5] (2007) G. R. No. 166115 – Corte Suprema de Filipinas

[6] (2009) “McCurry wins battle against McDoanld´s”. Central News Network (CNN). Consultado el 9 de febrero del 2019. Disponible en: http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/09/08/mcdonalds.mccurry.legal.malaysia/index.html

[7] (2001) “McVictory is sweet for McChina”. En London Evening Standard. Consultado el 9 de febrero del 2019. Disponible en: https://www.standard.co.uk/news/mcvictory-is-sweet-for-mcchina-6335397.html

[8] Art. 58 – European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001

[9] Cancellation Nº 14788 C (Revocation)– European Union Intellectual Property Office

Escrito por Enzo Gómez Rojas

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