El cambio jurisprudencial del Tribunal Andino en relación con la cancelación parcial de marcas

La cancelación parcial de marcas permite evitar barreras de entrada al mercado, y que los titulares de marcas bloqueen registros de marcas para distinguir productos o servicios que no ofrecen o usan y para los cuales no evidencian ningún interés. No tiene ningún sentido, desde el punto de vista económico, proteger marcas mediante el registro si no se impone la obligación de usarlas. De igual manera, no resulta eficiente en términos económicos mantener marcas registradas que no son real y efectivamente usadas. Las marcas no usadas son barreras artificiales para el registro de nuevas marcas, barreras innecesarias en el tráfico económico que suponen un obstáculo para el ingreso de nuevas marcas al mercado, perjudicando de esta manera la libre competencia.

Al depurar el registro de marcas, conformándolo a la realidad del tráfico económico, tanto la propia autoridad registral como los titulares y solicitantes pueden confiar en una cierta concordancia entre el registro y la realidad del mercado. Adicionalmente, se promueve y protege la libre competencia al evitar barreras de entrada al mercado, consistentes en el mantenimiento de registros marcarios que amparen productos y servicios respecto de los cuales la marca no esté siendo realmente usada. En otras palabras, al depurar el registro marcario se favorece la libre competencia al eliminar eventuales impedimentos para el registro de nuevas marcas, lo cual beneficia no solo de los demás competidores, sino fundamentalmente del propio consumidor.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, TJCA) anterior a la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 303-IP-2016 de abril de 2017, concebía de una manera amplia el impedimento para cancelar parcialmente una marca consistente en la extrapolación de la figura de la conexión competitiva al ámbito de la cancelación parcial de registros de marcas.

Con antelación al referido pronunciamiento, el TJCA consideraba el criterio de la “conexidad” o “conexión competitiva” entre los productos o servicios no usados de manera efectiva en el mercado respecto de los realmente usados como una causa válida para no cancelar parcialmente un registro de marca.

Sin embargo, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 303-IP-2016 restringió – afortunadamente– la laxidad de este entendimiento en relación a la necesidad de cancelar registros marcarios respecto de los cuales la marca no está siendo efectivamente usada en aras de permitir la libre competencia y funcionamiento del mercado, al evitar que se continúen erigiendo barreras de entrada al mercado.

La jurisprudencia previamente citada fue reiterada, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 174-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017 y 205-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. La ratio interpretandi de estos pronunciamientos limita la amplitud de la causal, previamente comentada, que impide la cancelación parcial de un registro marca, comprendida en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).

En efecto, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 303-IP-2017 estableció que, en los procedimientos de cancelación parcial de un registro marcario, el titular conservará el registro para el producto o servicio respecto del cual acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a el referido producto o servicio, dentro de la misma clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios instituida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (párrafo 2.5 del tema 2).

De esta manera, el citado pronunciamiento modificó la línea jurisprudencial interpretativa del TJCA e, incluso, a efectos de facilitar un mejor entendimiento, brindó ejemplos ilustrativos en el párrafo 2.6 del tema 2. De esta manera, no solo se conformó la jurisprudencia comunitaria andina a lo enunciado en el tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, el cual refiere al criterio de “similitud” y no al de “conexidad” o “conexión competitiva” anteriormente considerado por el TJCA.

Adicionalmente, en aras de favorecer la libre competencia y reducir las probabilidades de que se mantengan registros marcarios que identifiquen productos o servicios no usados efectivamente en el mercado que puedan generar las barreras de entrada al mercado (obstáculo para el registro de nuevas marcas), el TJCA concluye el segundo tema desarrollado (mal llamado “tema objeto de interpretación”) en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 303-IP-2016, relativo a la cancelación parcial de un registro de marca, restringiendo de esta manera la concepción del criterio de “similitud”, como es posible advertir de la lectura del párrafo 2.7 del referido pronunciamiento del TJCA, que se transcribe a continuación:

Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.(Subrayado agregado).

En consecuencia, el TJCA estableció tres requisitos concurrentes para determinar la “similitud” entre productos y servicios: (i) que presenten las mismas propiedades y características; (ii) que tengan usos o funciones idénticos o similares; y, (iii) que resulten sustitutos entre sí; diferenciándola de esta manera de la figura de la conexión competitiva, la cual comprende cuatro criterios diferentes y alternativos.

En el artículo publicado por el autor en el portal jurídico IUS 360 de 4 de agosto de 2016, se concluía que la figura de la conexión competitiva no es asimilable –en el contexto de la cancelación parcial– al criterio de “similitud” de productos o servicios, expresamente contemplado en la norma (artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486) y que el entendimiento click here del criterio de “similitud” de productos o servicios, no debería contrariar el sentido literal y teleológico de la norma (artículo 165 de la Decisión 486), vale decir, la interpretación de la norma comunitaria no debería exceder los límites impuestos por la naturaleza y la finalidad de la institución de la cancelación parcial.

Felizmente, para satisfacción del autor, la crítica a la jurisprudencia comunitaria andina referida en el mencionado artículo académico publicado en 2016 fue bien acogida, toda vez que el TJCA finalmente restringió la laxidad del entendimiento relativo a la improcedencia de la cancelación parcial de un registro marcario, comentado precedentemente, y adecuó su jurisprudencia a la naturaleza y la finalidad de la institución de la cancelación parcial, de conformidad con el sentido literal y finalista de la norma comunitaria andina.


Fuente de la imagen (*): http://aguilarmasotti.com.ar/images/training/d6.jpg

Bibliografía

[1] INTA. Opposition and Cancellation Standards and Procedures Subcommittee INTA Enforcement Committee Report and Recommendations. “Partial Cancellation Actions Based on Non-Use”, junio de 2011, p. 7. Disponible en web:http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Enforcement%20Committee%20Report%20on%20Partial%20Non-Use%20Cancellation.pdf

[2] La obligación de usar la marca comporta la obligación principal del titular de un registro marcario, por cuanto permite el cumplimiento de la función esencial de la marca, cual es aquella de identificar el origen empresarial de los productos o servicios que ampara.

[3] En ese sentido, OMPI. “WIPO Intellectual Property Handbook”. WIPO Publication Nº 489 (E), segunda edición, 2004, “Need for an Obligation to Use” (§2.390), p. 77. Disponible en web:http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

[4] Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 17 de noviembre de 2017, tema 2, pp. 5-6.

[5] Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 17 de noviembre de 2017, tema 2, pp. 6-7.

[6] Interpretación prejudicial recaída en el Proceso 303-IP-2016 de 3 de abril de 2017, Magistratura de Bolivia, tema 2, pp. 7-8, disponible en web:http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE3034.pdf.

[7] El tercer párrafo de del artículo 165 de la Decisión 486 establece, textualmente, lo siguiente:

Artículo 165.- (…)

(…)

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(…)”.(Subrayado agregado).

[7] Al respecto, es importante aclarar que el TJCA interpreta en vía prejudicial (i.e., el objeto de una interpretación prejudicial) son “las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina” (artículo 32 del Tratado de Creación y artículo 121 del Estatuto del TJCA).

[8] Véase, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 541-IP-2015, correspondiente al Expediente interno 2013-00028, en la cual se establecieron con precisión los criterios actuales para examinar la conexión competitiva, los cuales son los siguientes: (A) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios; (B) La complementariedad de los productos o servicios; (C) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; y, (D) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios que distinguen los signos en aparente conflicto.

[9] INDACOCHEA, Juan Manuel, “Las consecuencias en el mercado de extrapolar la figura de la conexión competitiva al ámbito de la cancelación parcial de registros de marcas”, en IUS 360, publicado el 4 de agosto 2016, disponible en web: http://ius360.com/publico/las-consecuencias-en-el-mercado-de-extrapolar-la-figura-de-la-conexion-competitiva-al-ambito-de-la-cancelacion-parcial-de-registros-de-marcas/.

Escrito por Juan Manuel Indacochea

Juan Manuel Indacochea

Abogado titulado de la PUCP, ex consultor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), miembro de la Asociación de Profesionales Europeos de Patentes (APEB), cuenta además con estudios en Sciences Po Lyon y Maestrías en París (Nanterre) y Estrasburgo (CEIPI), publicaciones en varios idiomas y conferencias realizadas en diversos países, así como un primer capítulo redactado para el “Manual de Derecho en los Negocios” de Thomson Reuters.

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