La Marca Comunitaria Andina: entre sueño y realidad

La Comunidad Andina de Naciones (en adelante, CAN) es una asociación conformada por cuatro países (Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador) quienes buscan crear un espacio de libre comercio mediante la integración y la cooperación en un mercado conformado por 103 millones de consumidores[1]. Sin embargo, aunque la CAN ha logrado crear un régimen común de propiedad intelectual sostenible, sería posible dar un paso adicional para borrar imperfecciones y mejorar la integración en la región y con ello buscar establecer un verdadero registro de marca comunitaria.

  1. El régimen actual de marcas de la CAN: un desarrollo imperfecto de la región andina

El sistema actual de propiedad industrial de la CAN está basado en la Decisión 486 vigente desde el 1 de diciembre de 2000, la cual prevé que cada oficina competente otorgue registros de marcas nacionales independientes y cuyo alcance se limite, en principio, al territorio del Estado que los otorga. La fortaleza de la CAN y de sus legisladores respecto de la propiedad industrial ha sido tomar en cuenta el carácter evolutivo de la misma, pues su regulación en la materia ha sido progresiva y dinámica, mientras que nuevos cambios se precisaban o aparecían en el ámbito mundial.

Sin embargo, ciertos aspectos de este régimen comprenden en realidad barreras potenciales para el ingreso al mercado andino, que pueden conllevar un desincentivo de la competitividad y un freno al comercio intrarregional, así como a la inversión extranjera. Al respecto, Abdías Teófilo Sotomayor Vértiz ha esbozado una interesante propuesta de registro comunitario para superar dichos obstáculos, la cual merece ser profundizada. El especialista en mención señaló: “la inexistencia de un registro comunitario, en Sudamérica o Latinoamérica, debe ser reconsiderada, ya que es uno de los frenos del desarrollo económico y social en la región, constituyendo una suerte de barrera para el ingreso de nuevas marcas e inversiones extranjeras[2].

Cabe aclarar que los inconvenientes aludidos afectan tanto a los empresarios extranjeros que desean entrar en el mercado andino como a los mismos empresarios andinos con el desaprovechamiento de este espacio de libre comercio. Por lo tanto, la creación de un registro comunitario podría augurar una solución para una serie de problemas concretos experimentados  por las empresas.

El inconveniente más simple y llamativo se observa cuando un empresario desea registrar su marca y obtener protección completa en toda la Comunidad Andina, pues tendrá que registrarla en cada uno de los cuatro países, incurriendo en un costo mayor en tasas, en asesoría legal; pero también en tiempo, lo que perjudica particularmente a las PYMES. El solicitante también debe asumir, en la actualidad, el riesgo que su solicitud de marca sea denegada en alguno de los países y aceptada en los demás, pudiendo quedar desprotegido y asumir un riesgo de acciones legales en su contra si decide operar sin el derecho marcario respectivo.

  1. Rasgos de registro comunitario: ¿simple espejismo o indicios premonitorios?

Asimismo, existe una relativa inseguridad jurídica causada por la existencia de rasgos de la marca comunitaria andina en el régimen actual sin que ésta formalmente exista, lo que pone en peligro los registros nacionales. Es el caso del mecanismo de oposición andina, el cual permite en base al artículo 147° de la Decisión 486 oponerse, valga la redundancia, a cualquier solicitud en base a una marca registrada, acreditando su interés real en el país en cuestión, únicamente mediante una simple solicitud. Así, una empresa extranjera que se encuentra interesada en ingresar, exclusivamente, en el mercado peruano podrá ver su solicitud denegada ante una marca registrada en Ecuador –mercado que no le interesa– mientras que el opositor no tiene más que hacer que formular oposición andina y presentar una simple solicitud de marca para impedir a su competidor potencial el acceso al mercado del país vecino.

Más allá del perjuicio al empresario, es el consumidor andino que se está viendo afectado por una limitación de la oferta de productos y servicios, más aún cuando la solicitud de marca que “acredita el interés real” es una mera formalidad, puesto que no se exige un uso inmediato de dicha marca. Se desprende de ello que se trata de un mecanismo que permite a los actores ya presentes en el mercado andino bloquear el ingreso de nuevos entrantes, lo cual podría ser resuelto por un sistema más coherente de coexistencia entre marcas nacionales y marcas comunitarias.

Otro rasgo del carácter incompleto del régimen se aprecia en el criterio del uso y de la notoriedad de las marcas, pues mientras que los registros de marcas son estrictamente nacionales, los titulares pueden acreditar el uso real y la notoriedad de sus marcas en el país de registro o en cualquier otro país miembro conforme con lo dispuesto en los artículos 224° y 155° de la Decisión 486. Apreciamos que se perfila desde hoy un ordenamiento favorable a la adopción de un registro único comunitario.

Por lo tanto, la implementación de la marca comunitaria andina parece ser el eslabón faltante para llegar a un sistema de marcas coherente y creador de crecimiento económico de la CAN. Los resultados, muy positivos, de la marca comunitaria europea apuntan hacía el impulso de una reforma del régimen de propiedad intelectual de la CAN en ese sentido.

  1. Implementar el registro comunitario andino: del sueño a la meta

No cabe duda que una gestión eficiente de la marca comunitaria andina se realizaría a nivel administrativo y jurídico gracias a las entidades supranacionales correspondientes, que se encargarían de los trámites y de la resolución de los mismos. En relación a ello, las Oficinas de Marcas deberían desarrollar procedimientos “online” destinados a los administrados, empezando por solicitudes de marca totalmente gestionables por Internet. La Oficina colombiana ya está avanzando en la implementación de tales procesos, mientras que el Perú asiste con expectativas a la etapa inicial, pues se estableció el marco legal para la notificación electrónica. La Oficina Supranacional que se crearía para gestionar los registros comunitarios andinos debería contar con esa tecnología para que los administrados puedan fácilmente realizar sus trámites desde cualquier país miembro.

Las enormes ventajas del registro comunitario serían una reducción significativa de los costes para el solicitante (tasas y honorarios de abogados en cada país), así como un enfoque nuevo para el establecimiento de una estrategia de propiedad intelectual adecuada y rentable según el mercado apuntado, ya que se podrá elegir entre solicitud(es) nacional(es) o una solicitud conmutaría. Por lo tanto, se podría evitar el riesgo actual de acción por infracción en caso de no contar con registros en todos los países miembros y de realizar actos de comercio intrazona andina, click here gracias a que se podría adecuar el tipo de registro de marcas con el mercado apuntado.

En concordancia con ello, la búsqueda de antecedentes y el examen comparativo para el registro deberían ser globales y cubrir los cuatro países miembros, pues sólo en el caso que el signo solicitado sea disponible y distintivo en toda la CAN, se otorgaría un certificado único dando protección uniforme a la marca. La marca comunitaria es un trato a todo o nada: o se obtiene para todos los países miembros o no se obtiene en absoluto y la alternativa sería solicitar registros de marcas nacionales.

La creación de la marca comunitaria andina implica que se cree un ordenamiento autónomo por encima de los Estados que conforman la Comunidad. El principio de autonomía efectivamente es imprescindible, pues garantiza un marco normativo claro para el desarrollo de una jurisprudencia comunitaria coherente sobre la cual las Oficinas nacionales de Marcas no deberían poder tener influencia decisiva.

El régimen europeo ha sentado un precedente importante, que será útil para la experiencia en la Comunidad Andina. Se observaba que establecer un sistema comunitario de marcas implica que los países que se acojan a este sistema deben renunciar a ciertas competencias y cederlos a órganos supranacionales, además de uniformizar criterios con carácter vinculante. Es así que la adopción de normas obligatorias para los países miembros de la Unión Europea permite una armonización legislativa por encima de la protección del derecho marcario.

Al respecto, al igual que se debe crear una entidad administrativa única, se debe establecer un tribunal competente inspirado en el Tribunal de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) para zanjar los conflictos que incluyen una marca comunitaria. Si bien dicho Tribunal tendrá la ardua tarea de armonizar las jurisprudencias de los cuatros países miembros, siendo optimista, se puede esperar el surgimiento de una verdadera jurisprudencia comunitaria coherente. Este órgano resolutorio podría ser constituido por una formación especial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual adquirió a lo largo del tiempo una fuerte competencia en propiedad intelectual, más aún cuando 90% de los casos que llegan al Tribunal son relativos a esta materia.[3]

Para que un proceso de integración tenga éxito es importante que se plasmen principios básicos, podríamos considerar los siguientes:

  • La atribución del ejercicio de competencias a organismos supranacionales.
  • El efecto directo de las normas que emanan de dichos organismos supranacionales.
  • La preeminencia de dichas normas sobre el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados que conforman el proceso integracionista.

En fin, la estrategia de defensa del derecho de marca se vería perfeccionado gracias a un registro comunitario. Concretamente, el titular de una marca comunitaria podría tener la capacidad de impedir el uso de su marca dentro del territorio de cada uno de los países miembros de la CAN. De esta manera, la piratería marcaria en la región andina podría ser combatida y fiscalizada de manera más eficiente por los titulares gracias a un registro unitario cuyo alcance de protección valdrá en toda la Comunidad. En materia de propiedad intelectual así como en un juego de ajedrez, se dice que el primer movimiento es el más importante. En ese sentido, un registro único permitiría solicitar la actuación de las autoridades fiscalizadoras con más celeridad y desde cualquier otro país miembro, con miras a obtener medidas cautelares y presentar denuncias por infracción.

La reciente firma por el Perú del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), junto con otros once países, que representa un mercado potencial de 800 millones de personas para los productos peruanos, es una gran oportunidad para que nuevas empresas puedan ingresar en el mercado de la Comunidad Andina mediante el Perú. De hecho, se prevé que el Perú atraerá más inversión extranjera, lo que podría tener como consecuencia incrementar el comercio intrarregional andino. Por lo tanto, la implementación de la marca comunitaria andina sería una evolución importante para el desarrollo de la región donde se podría ejercer los derechos de propiedad intelectual de manera más eficiente y más rápida.


[1]Estadísticas Andinas. Comunidad Andina. CAN Cifras, 2013 http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/ProductoDetalle.aspx?codprod=1902&cat=45

[2] Abdías Teófilo Sotomayor Vértiz (2015), Propiedad industrial y derechos de autor: realidad actual en América Latina,  rumbo a la marca comunitaria sudamericana. En Thomson Reuters (Ed.), Propiedad intelectual, Derecho farmacéutico y Derechos de autor, (p.221)

[3] La República. Asuntos Legales. Marzo, 2015. http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cde-los-casos-que-llegan-al-tribunal-90-son-de-propiedad-intelectual%E2%80%9D_228496

Escrito por José Marquis

José Marquis

Consultor / Abogado especializado en Propiedad Intelectual, trabaja actualmente en Clarke, Modet & C° Perú.
Abogado por la Universidad París XI y la Universidad Toulouse 1 Capitole (Francia), cuenta con un Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad Toulouse 1 Capitole. Es Magister en Derecho de la Propiedad Intelectual y de las Tecnologías de la Información de la Universidad Toulouse 1 Capitole. También tiene un Diplomado de especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad del Pacífico.

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