De Hakuna Matata a Tisquesusa: La irregistrabilidad de signos relacionados con comunidades indígenas

Juan Manuel Indacochea[1]

E n noviembre de 2018, un artículo de Cathy Mputhia, publicado en Business Daily, sugería la posibilidad de que Kenia registrase la denominación “HAKUNA MATATA” como marca y, por consiguiente, cobrase regalías a Disney por el uso o explotación comercial de la marca “HAKUNA MATATA” (denominativa)[2], registrada a su favor en Estados Unidos de América (EEUU)[3]. A partir de entonces, varios autores han cuestionado la legitimidad del mencionado registro marcario[4]; lo cual incluso generó la respuesta, por parte de una abogada keniana, en la cual aclaraba que, en principio, nada impide el registro ni el uso comercial de una marca en un idioma o lengua –indígena u originaria– extranjera[5].

En diciembre de 2018, un activista de Zimbabwe acusó a Disney de apropiación cultural por el registro de la marca “HAKUNA MATATA”[6]. En efecto, como explica Shelton Mpala, en la petición –que reúne más de 51 mil firmas– lanzada a través del portal change.org a efectos de que Disney renuncie al citado registro marcario, “Hakuna Matata ha sido utilizada por la mayoría de los países de habla swahili, como Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo”[7].

Teniendo en consideración que Disney solicitó el registro de la marca “HAKUNA MATATA” en 1994, el cual fuera concedido por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América (USPTO – “United States Patent and Trademark Office”) en 2003, e incluso renovado en 2013. El requerimiento realizado a Disney parece tener como principal hecho generador –o desencadenante– la oposición presentada por Disney ante la USPTO, el 13 de noviembre de 2018, en contra del registro del signo “HAKUNA MATATA”[8], solicitado por Zhang Laixiang, empresa con sede en la República Popular China (China)[9].

Cabe comentar brevemente que, con anterioridad a la citada oposición presentada por Disney, se dio un reclamo en relación con el propio filme “The Lion King” (“El Rey León”) dado que supuestamente habría sido influenciado en el personaje animado japonés “Kimba the White Lion” (“Kimba el León Blanco”), basado en el manga japonés “Jungle Emperor Leo” (“Emperador de la Jungla Leo”) que habría sido creado en 1950, y adaptado para la televisión japonesa en 1965[10]. Sin embargo, tal sería una controversia propia del derecho de autor y derechos conexos mas no del derecho de marcas, como en el presente caso.

Ante todo, es preciso aclarar que, en principio, no constituye propiamente una causal de irregistrabilidad[11] el hecho de que un signo solicitado determinado contenga una frase común en un idioma extranjero o en una lengua indígena (i.e., nativa u originaria). En efecto, sería perfectamente posible registrar como marcas signos que contengan la denominación “sans souci” o “kinde problem” (idiomas extranjeros), o su equivalente en ñáhuatl, aimara, kichua o quechua[12] (lenguas indígenas), al margen de que puedan encontrarse incursos en alguna causal de irregistrabilidad específica.

En tal virtud, la USPTO ha otorgado el registro de diversas marcas con parte denominativa en lengua swahili, como por ejemplo “CHAKULA” (comida), “NZURI” (bueno) o “JAMBO” (hola)[13]. En relación con otras lenguas indígenas americanas, es posible mencionar el caso de la marca registrada a favor de E. & J. Gallo Winery de California, consistente en la denominación “ANAPAMU®”, que es nada más ni menos que la palabra atribuida por los indígenas Chumash para “lugar ascendiente” (“rising place”)[14].

Adicionalmente, es preciso tener en consideración que una misma palabra puede tener diversos significados en diferentes idiomas. Tal es el caso, por ejemplo, de la palabra “AMARU”, la cual en japonés significa “quedarse o excederse” mientras que en maorí se define como “dignificado”[15]. En cambio, en quechua “AMARU” quiere decir “serpiente de gran tamaño” mientras que en aimara es una deidad representada como una serpiente alada.

En principio, nada impide el registro marcario de signos cuya parte denominativa se encuentre conformada por frases en idiomas extranjeros ni en lenguas indígenas, a menos que se encuentren incursas en alguna causal de irregistrabilidad específica; como por ejemplo, la causal de irregistrabilidad por contravención al orden público o las buenas costumbres, la que tiene como objeto impedir actos de competencia desleal, aquellas que protegen indicaciones geográficas, aquella referida a la reproducción de símbolos oficiales o aquellas dirigidas a prevenir que terceros ajenos a una comunidad en particular se aprovechen de manera ilegítima del renombre asociado a la elaboración de determinados productos y que de esta manera provoquen un riesgo de confusión en el público consumidor.

A este respecto, es preciso señalar que las causales de irregistrabilidad relacionadas con pueblos o comunidades indígenas varían de legislación en legislación, existiendo consenso a nivel internacional únicamente en cuanto a la necesidad de impedir el registro de signos que supongan la apropiación de conocimientos tradicionales (principalmente en virtud del sistema CDB[16]), así como de aquellos signos que constituyan expresiones culturales tradicionales, también denominadas expresiones del folclor (en virtud de los diversos tratados promovidos por la UNESCO que rigen la materia[17]). Ambos supuestos serán analizados in extenso en los acápites II y III del presente estudio.

En el ámbito de la Comunidad Andina (CAN), por ejemplo, el literal g) del artículo 136[18] de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) solo establece los siguientes supuestos como causal de irregistrabilidad relativa: (i) del propio nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales; (ii) de signos -en sentido amplio- utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos; o, (iii) de signos que constituyan la expresión de su cultura o práctica. Teniendo en consideración lo explicado precedentemente, el presente artículo seguirá el siguiente orden: (I) Irregistrabilidad de signos que consistan en el nombre de comunidades indígenas; (II) Irregistrabilidad de signos utilizados para distinguir productos de comunidades indígenas; e, (III) Irregistrabilidad de signos que constituyan la expresión de la cultura o práctica de comunidades indígenas.

(I) Irregistrabilidad de signos que consistan en el nombre de comunidades indígenas

Esta primera causal de irregistrabilidad constituye la protección mínima de la cual deben gozar las comunidades indígenas. Por lo menos, deben ser protegidas respecto de la utilización de su propio nombre por parte de terceras personas no autorizadas. Asimismo, dado que el gentilicio generalmente deriva del nombre propio con el que se conoce a una determinada comunidad indígena, resulta comprensible que la protección –otorgada por la legislación interna– se extienda al gentilicio e incluso a la raíz gramatical asociada a una determinada comunidad indígena.

En Canadá, por ejemplo, las comunidades indígenas gozan de esta protección mínima, gracias a una disposición particular. En efecto, la sección 9 del Canadian Trade-marks Act prohíbe la adopción, en conexión con un negocio, de placas, escudos, emblemas o marcas que hayan sido adoptados y usados por una “autoridad pública”, concepto que comprende las organizaciones indígenas. De esta manera, diversas comunidades indígenas canadienses han protegido sus respectivos nombres. Por ejemplo, el nombre “SKATIN” en favor del pueblo indígena Skatin Nations, “KASKA” en favor del Kaska Tribal Council, “QUENEESH” en favor de Comox Band of Indians “NK’MIP” en favor de Osoyoos Indian Band y “FIRST NATIONS SUMMIT” en favor de First Nations Summit[19]. Como ejemplo de ejercicio del correspondiente derecho marcario indígena, es posible citar la oposición presentada por la Asamblea de First Nations en contra de la solicitud de registro del signo “FIRST NATION”, presentado por una empresa de Winnipeg[20].

En EE. UU, por su parte, es posible citar un famoso caso conocido como “Navajo Nation Vs. Urban Outfitter”, donde la multinacional estadounidense Urban Outfitters decidió comercializar productos con los nombres “NAVAJO” y “NAVAHO” y reproducir los diseños tradicionales de la Nación Navajo (“Navajo Nation”) sin la debida autorización, a efectos de aprovecharse de la gran reputación debido a la calidad y diversidad de sus artes, a saber, bisutería, cerámica, tapices y pinturas. Toda vez que la Nación Navajo es propietaria de 86 marcas registradas en la USPTO y usa el nombre “NAVAJO” en el tráfico comercial desde 1894, ésta decidió recurrir a los tribunales. Las partes finalmente llegaron a un acuerdo en septiembre de 2016, en virtud del cual se obligaron a trabajar juntas y comercializar auténticos productos “NAVAJO”[21].

En el ámbito comunitario andino, en el caso “Tisquesusa”[22], el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) manifestó que: “La presente causal de irregistrabilidad se refiere a los nombres de las propias comunidades, como por ejemplo yanomani, aymara o muisca”[23].

Adicionalmente, justamente para evitar que el “juez nacional” interprete irrestrictamente este supuesto, el TJCA expresó textualmente en el pronunciamiento segundo de ambas interpretaciones prejudiciales en el caso “Tisquesusa” (Procesos 187-IP-2015 y 284-IP-2014) que:

“Las dos primeras causales de irregistrabilidad no revisten mayor dificultad debido a que es posible, y además correcto, realizar una interpretación literal.”

(Subrayado agregado).

De esta manera, el TJCA estableció claramente que el método de interpretación jurídica a ser aplicado en los dos primeros supuestos comprendidos en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 es el método literal o gramatical.

Sin embargo, en la Sentencia 2007-00012[24] –recientemente expedida en octubre de 2018– el Consejo de Estado habría confundido el nombre propio de un personaje histórico indígena con el nombre propio de una comunidad indígena. En efecto, como se desprende del párrafo 43 de la citada sentencia, el Consejo de Estado habría entendido que la inclusión del nombre de un personaje histórico, como es el último zipa o líder de una comunidad indígena (“Tisquesusa”), así como la reproducción de la figura de una pieza artesanal que forma parte del patrimonio de la nación colombiana (Poporo Quimbaya), serían elementos que determinarían que el signo que los comprende vulnere los tres supuestos de la causal de irregistrabilidad contenidos en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, incluido este primer supuesto de irregistrabilidad del signo solicitado por “consist[ir] en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales”.

A este respecto, cabe comentar que, al elaborar el proyecto inicial de interpretación prejudicial, no se consideró necesario extenderse más de lo necesario en lo concerniente al primer supuesto contenido en la causal de irregistrabilidad del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, aquel referido al propio nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. La claridad de la norma parecía revelar el sentido de manera evidente, llevando –ilusamente– a considerar que no meritaba ahondar en ese supuesto (“In claris non fit interpretatio”).

En efecto, al interpretar de manera literal el enunciado de la referida disposición normativa, lógicamente se entendería este como referido al nombre mediante el cual es conocida la propia comunidad (e.g., “yanomani”, “aymara” o “muisca”). En tal virtud, el TJCA consideró suficiente advertir, en el pronunciamiento segundo de las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 187-IP-2015 y 284-IP-2014 (caso “Tisquesusa”), acerca de la necesidad de emplear el método de interpretación literal o gramatical al aplicar los dos primeros supuestos de la norma.

Evidentemente, el hecho de que el enunciado de la norma comunitaria emplee en su redacción el número singular (“el nombre”) y no el plural (“los nombres”) supone que la protección deba recaer únicamente sobre “el” único nombre de una comunidad indígena, lo cual incluso podría extenderse al gentilicio (e.g., “yanomani”, “aymara” o “muisca”) pero lógicamente no a otros nombres que no compartan la misma raíz gramatical.

Con respecto a la marca de Disney “HAKUNA MATATA” (denominativa), es posible afirmar que esta no consiste en el nombre con el que es conocida comunidad indígena alguna, así como tampoco consiste en un gentilicio indígena; es más, ni siquiera comparte la misma raíz gramatical con el nombre de alguna comunidad indígena.

(II) Irregistrabilidad de signos utilizados para distinguir productos de comunidades indígenas

En relación con la irregistrabilidad de signos utilizados para distinguir productos de comunidades indígenas, es pertinente comentar que esta sea probablemente la causal que ha tenido mayor aceptación, siendo recogida por diversas legislaciones. Así, por ejemplo, en EE. UU., la Ley de Artes y Oficios Indígenas («Indian Arts and Crafts Act”) impide publicitar o comercializar productos como hechos por indígenas (“Indian made”) cuando estos no hayan sido realmente elaborados por estos[25]; estableciendo que es un delito vender productos de modo que se sugiera falsamente que son hechos por indígenas. Adicionalmente, según la citada ley, las comunidades indígenas afectadas pueden pedir indemnización y/o medidas cautelares, incluyendo el hecho de que se deban retirar de la venta los productos engañosos del mercado[26].

Adicionalmente, el Consejo de Agricultura Intertribal (“Intertribal Agriculture Council”) de EE. UU. ha otorgado –más de 500– licencias renovables cada año sobre el uso de su marca “MADE BY AMERICA INDIANS®”, registrada en 1995 por la USPTO para la promoción de productos agrícolas u otros productos obtenidos o tratados por miembros inscritos de comunidades indígenas reconocidas[27].

En Nueva Zelanda, por su parte, se han establecido una serie de marcas para garantizar la procedencia de arte, artesanía y performances maoríes. De esta manera, existirían tres clases de “TOI IHO”: (i) la marca “MAORI”, reservada para artistas descendientes de maoríes; (ii) la marca “MAINLY MAORI”, para grupos de artistas mayoritariamente maoríes; y, (iii) la marca “MAORI COPRODUCTION”, que reconoce la cotitularidad entre artistas maoríes y no-maoríes[28].

En Australia, en cambio, si bien usaron temporalmente un método de protección similar al empleado a través de las marcas “TOI IHO” mediante un registro administrado por la “National Indigenous Arts Advocacy Association” (NIAAA), este no habría sido tan popular como en Nueva Zelanda. Por consiguiente, al no encontrarse más operativa la NIAAA, las marcas protegidas no fueron renovadas y, por consiguiente, fueron removidas del registro de marcas australiano en 2009[29].

Sin embargo, el primer país en registrar este tipo de marcas fue Canadá, cuando en 1958 estableció la marca “IGLOO” para proteger productos de las comunidades Dene, Métis e Inuvialuit (Inuits del ártico occidental) del norte de Canadá. Si bien la presencia del símbolo del “IGLOO” en artesanía tradicional ha logrado aumentar la confianza del consumidor en productos indígenas y proteger el trabajo de los artesanos indígenas canadienses. Sin embargo, el éxito y la longevidad de esta marca la han hecho víctima de la imitación y parasitismo, ante lo cual se optó por restringir la impresión o reproducción de la etiqueta correspondiente al IGLOO a una sola empresa[30].

La marca oficial “GENUINE COWICHAN”, registrada a favor del Cowichan Band Council, también cumple una doble función como un tipo de marca de certificación –certificando el cumplimiento de los estándares establecidos–, y como una indicación geográfica de origen[31]. El Cowichan Band Council también tiene la titularidad de las marcas de certificación “COWICHAN”[32] y “GENUINE COWICHAN APPROVED”[33].

Este método o medida de protección, es decir, a la empleada en Canadá mediante el registro de la marca “IGLOO”, la cual fuera seguida por el “Silver Hand Program” en Alaska[34], y, posteriormente, por Nueva Zelanda e, incluso, Australia, se le denomina “Etiquetas de Autenticidad” (“Labels of Authenticity”)[35].

En el caso “Coca Indígena y Coca Zagrada”[36] (Proceso 60-IP-2012), el TJCA interpretó el segundo supuesto contenido en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486. En efecto, en ese caso emblemático, el TJCA interpretó la causal de irregistrabilidad de signos utilizados para distinguir productos –así como la forma de procesarlos– o servicios de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

El TJCA explicó claramente que la finalidad de esta prohibición es evitar que el uso de determinados signos sugiera una falsa relación entre el producto –o servicio– y la comunidad indígena, el riesgo de confusión en el público consumidor, como es posible apreciar en el párrafo transcrito a continuación:

“El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no sugiera una falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o servicios identificados, las cualidades y las características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad productora”.[37]

(Subrayado agregado al texto).

En consecuencia, el segundo supuesto contenido en la causal de irregistrablidad establecida en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 se encuentra dirigido a impedir que el consumidor relacione de alguna manera un signo determinado con una comunidad en particular, sin que éstos realmente se encuentren relacionados, y así evitar que se produzca un riesgo de confusión.

De esta manera, el objetivo perseguido por este segundo supuesto contenido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, al igual que en todos los anteriores ejemplos mencionados en el presente acápite, sería el de evitar que el consumidor sea inducido a error. En efecto, como indica la autora filipina Anne Marie Celeste Jumadla:

“Está bien establecido que una marca es, ante todo, un indicador de origen que permite distinguir los productos de un fabricante o vendedor de los de otro. El uso de nombres, marcas o símbolos indígenas probablemente pueda sugerir una conexión entre los productos que llevan estos nombres, marcas o símbolos y los pueblos o comunidades indígenas que lo han creado, usado y son conocidos por estos nombres, marcas o símbolos por varias generaciones Esto es especialmente cierto cuando la comunidad indígena produce bienes idénticos o similares, ofrece servicios idénticos o similares, o se dedica a un negocio idéntico o similar al del tercero apropiador. La asociación engañosa sería perjudicial no solo para la comunidad indígena, sino también para el público consumidor en general”.[38]

(Subrayado agregado al texto traducido).

Adicionalmente, el TJCA señaló que los productos artesanales y la manera de procesarlos (i.e., elaborarlos, fabricarlos, producirlos, etc.) suponen la aplicación de conocimientos tradicionales:

 “El Tribunal considera que los productos artesanales y el procesamiento de especies para hacer alimentos entran dentro del concepto de “conocimientos tradicionales”, ya que dicho procesamiento y elaboración de productos cuentan con una determinada carga cultural y arraigo histórico.”[39]

A este respecto, conviene aclarar que, si bien todos los conocimientos indígenas son conocimientos tradicionales, no todos los conocimientos tradicionales son conocimientos indígenas; por cuanto, en una relación género-especie, los conocimientos tradicionales son el género, mientras que los indígenas constituyen la especie. En efecto, si bien las comunidades indígenas son las más representativas por su interacción con estos conocimientos, también las comunidades locales son tenedoras de conocimientos tradicionales[40]. En tal virtud, probablemente, se habría decidido incluir a las comunidades locales en el enunciado del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486[41].

En cuanto a la marca de Disney “HAKUNA MATATA” (denominativa), esta no contendría ninguna denominación, carácter, signo o símbolo usado por alguna comunidad indígena para identificar sus productos –ni la forma de procesarlos– o servicios. Asimismo, los productos que distingue la referida marca (i.e., polos) son tan específicos que resulta poco probable que alguna comunidad indígena fabrique los mismos productos o productos conexos (e.g., vestimenta, calzado, sombrerería) y que además los identifique con la denominación “HAKUNA MATATA”

(III) Irregistrabilidad de signos que constituyan la expresión de la cultura o práctica de comunidades indígenas

No cualquier tipo de apropiación cultural a través de un registro marcario es sancionada con la irregistrabilidad o, de ser el caso, con la nulidad del correspondiente registro de marca, sino únicamente la apropiación de expresiones culturales tradicionales o del folclor. Adicionalmente, los diversos instrumentos de la UNESCO en la materia establecen un requisito esencial para la protección de tales expresiones: que sean resultantes de la creatividad humana.

En efecto, respecto al último supuesto de irregistrabilidad contenido en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, relativo a la irregistrabilidad –y consiguiente nulidad– de signos que constituyan expresiones culturales tradicionales (i.e., expresiones del folclor) de comunidades indígenas, afroamericanas o locales, el TJCA manifestó, con ocasión de las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el caso “Tisquesusa” (Procesos 187-IP-2015 y 284-IP-2014, anteriormente citados), que una característica sine qua non de toda expresión cultural es la de ser producto de la creatividad humana.

De esta manera, el TJCA explicó en ambas interpretaciones prejudiciales en el caso “Tisquesusa” (§33 de los Procesos 187-IP-2015 y 284-IP-2014), siguiendo una interpretación sistemática sobre la base de un análisis comparado de los diferentes instrumentos internacionales que rigen la materia, lo siguiente:

“33.   De esta manera, la noción de “expresión del folclore” alude a creaciones artísticas, generalmente colectivas, que reflejen expectativas artísticas tradicionales. Ellas pueden ser verbales, musicales, corporales o tangibles. Por consiguiente, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.”

(Subrayado comprendido en el texto original).

Posteriormente, en ambos fallos emitidos en el caso “Tisquesusa” (§39 de los Procesos 187-IP-2015 y 284-IP-2014), el TJCA concluyó que:

“(…) lo establecido en cuanto a signos que “constituyan la expresión de su cultura o práctica” se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales, musicales, corporales o tangibles” (…) Siendo posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana.”

(Subrayado agregado al texto).

Adicionalmente, el TJCA brinda ejemplos de cada una de las diferentes formas de manifestación de expresiones culturales tradicionales susceptibles de ser protegidas. De esta manera, el TJCA expresa claramente que todas estas expresiones deben ser inspiradas en un personaje histórico indígena, poniendo énfasis en la necesidad de que sean producto de la creatividad humana, como es posible apreciar en el párrafo 40 de ambas interpretaciones prejudiciales recaídas en el caso “Tisquesusa”, párrafo que es replicado en el pronunciamiento tercero de ambas interpretaciones prejudiciales:

“40.   En consecuencia, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.”

(Subrayado agregado al texto).

En consecuencia, el TJCA establece como condición esencial para la protección de una determinada expresión de la cultura o práctica de comunidades indígenas, afroamericanas o locales –y su consiguiente irregistrabilidad como marca”– que estas sean “resultantes de la creatividad humana” o, más precisamente, “resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (…), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales”.

Siguiendo los criterios interpretativos indicados por el propio TJCA, a efectos de determinar si la marca solicitada en el caso concreto se encontraría incursa en la última causal comentada, habría correspondido evaluar en el proceso interno si el nombre “Tisquesusa” constituía propiamente una expresión “resultante de la creatividad humana”, en cuyo caso sería irregistrable como marca; o si, por el contrario, se trataría del nombre de un personaje histórico real –en contraste con uno “resultante de la creatividad humana”–, en cuyo caso no existiría ningún impedimento para su registro como marca.

Si bien, en la Sentencia 2007-00012[42], el propio Consejo de Estado afirmó que “Tisquesusa” es considerado el último Zipa de la comunidad Muisca, concluyó –dentro del razonamiento empleado para declarar la aplicabilidad del tercer supuesto contenido en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486– que la marca otorgada debía ser anulada toda vez que el nombre “Tisquesusa” hace parte del patrimonio cultural de la nación colombiana, afirmación que denotaría cierta falta de comprensión de la interpretación prejudicial comentada, por cuanto el objeto de protección de la citada disposición no es todo tipo de patrimonio cultural sino únicamente el patrimonio artístico tradicional, como se señala claramente tanto en el párrafo 33 como en el 40, así como en el pronunciamiento tercero, de ambas interpretaciones prejudiciales en el caso “Tisquesusa”[43].

Sin embargo, ello no debería incidir en la calificación de una expresión particular como “expresión de la cultura o práctica” (i.e., expresión tradicional o del folclor) de comunidades indígenas, afroamericanas o locales; por cuanto la disposición comentada no protege todo patrimonio cultural, sino únicamente el “patrimonio artístico tradicional”; es decir, aquel “resultante de la creatividad humana”.

Adicionalmente, cabe destacar que, en la mayoría de casos, los nombres de personajes históricos se encontrarían ya dentro de la esfera del dominio público, como lo evidencia la existencia de numerosos registros de marcas de productos o servicios, como hoteles o cafés, que aluden a personajes históricos, tales como: Hotel Beethoven (Avenida Beethoven, Colinas de Bello Monte, Caracas 1050, Venezuela), Hotel Beethoven Wien (Papagenogasse 6, Viena A-1060, Austria), Cafe Beethoven (262 Main St Chatham, NJ 07928, Estados Unidos de América), Mozart Café (18110 Collins Avenue, Sunny Isles, FL 33160, Estados Unidos de América), Café Mozart (Albertinaplatz 2, A-1010 Viena, Austria), Hotel Mozart (Calle de Menéndez Pelayo, 7, 47001 Valladolid, España), Hotel Mozart (Via dei Greci 23, b – 00187, Roma), Café Bolívar (1741 Ocean Park Blvd, Santa Mónica, CA. 90405, Estados Unidos de América), Hotel Bolívar (Jirón de La Unión 958, Lima 1, Perú), Cafe San Martin (112 N A St, Lompoc, CA 93436, Estados Unidos de América), panaderías-café San Martín (Guatemala y El Salvador), Hotel San Martín (San Martín 667, Viña del Mar 2520000, Valparaíso, Chile), bar-restaurante Sisa Atahualpa (Carrera 10 oeste # 1-15 esquina, Cali), Hotel Atahualpa (Mariscal Sucre 3-50, Cuenca, Ecuador), Café Tisquesusa (Panamericana, Manizales, Colombia) u Hotel Tisquesusa (Calle 18 No 7-43, Girardot, Colombia)[44].

En tal virtud, sería erróneo calificar el nombre “Tisquesusa” como expresión de la cultura o práctica de una comunidad indígena determinada, dado lo contradictorio –si es que no imposible– que sería el hecho que un nombre de un personaje histórico indígena real sea a su vez “resultante de la creatividad humana”, por cuanto en el fondo se estaría cuestionando si se trataba realmente de un personaje histórico o de uno ficticio producto del ingenio humano.

En consecuencia, teniendo en consideración lo contradictorio de calificar el nombre “Tisquesusa” como como resultante de la creatividad humana, a efectos de subsumir el presente caso en la tercera hipótesis contemplada en el literal g)  del artículo 136 de la Decisión 486, tal vez hubiera sido más conveniente para el Consejo de Estado, a fin de evitar imprecisiones en la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario andino, declarar la nulidad únicamente sobre la base del segundo supuesto comprendido la mencionada disposición.

En relación con la marca “HAKUNA MATATA” (denominativa), registrada a favor de Disney, esta no parece constituir una expresión cultural o del folclor, vale decir, no alude a ninguna expresión verbal (e.g., cuento), expresión musical (e.g., canción), expresión corporal (e.g., danza) o expresión tangible (e.g., cerámica) “resultante de la creatividad humana”.

Conclusiones

En la Sentencia 2007-00012[45], el Consejo de Estado concluyó que la inclusión del término “Tisquesusa” en el signo solicitado, así como del elemento gráfico consistente en el “Poporo Quimbaya”, vulnerarían los tres supuestos de la causal de irregistrabilidad del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486. Sin embargo, como se explicó anteriormente, resulta un tanto forzado –por no decir impreciso– afirmar que el nombre de un personaje histórico indígena constituye el nombre propio o el gentilicio de una comunidad indígena, o una expresión cultural tradicional, por cuanto no cumpliría con la condición sine qua non para ser susceptible de protección (i.e., ser “resultante de la creatividad humana”).

Adicionalmente, resulta apropiado referirse brevemente al sentido del enunciado final del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486: “[…] salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso […]”. Evidentemente, la finalidad de requerir la autorización de la comunidad indígena interesada responde a la necesidad de permitir que estas se beneficien de la venta de productos que aprovechen su nombre, sus expresiones culturales tradicionales o su reputación en la elaboración o procesamiento de ciertos productos.

En los Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Artes y Oficios Indígenas («Indian Arts and Crafts Act”) no solo tipifica como delito el vender productos de manera que se sugiera falsamente que son elaborados por indígenas, sino que además garantiza que los individuos o comunidades indígenas se beneficien de las ventas de productos que reflejen su herencia cultural, la precitada ley les permite controlar cómo –y si– se producen y venden tales productos[46].

Siguiendo este esquema de distribución de beneficios obtenidos de las ventas, es que la marca “DESART Device” ha tenidos más éxito en Australia que el enfoque empleado por la NIAAA, anteriormente comentado. Mientras que las etiquetas de autenticidad (“Labels of Authenticity”) otorgada por la NIAAA se concentraban en la identidad del productor, la marca “DESART” se enfoca en que el origen de las obras o productos, los materiales usados y la retribución a los artistas se encuentren bien documentados, y en que se promueva el uso de contratos estándares y equitativos entre artistas y comerciantes[47]. Sin embargo, tales productos u obras artísticas evidentemente requerirían el genio creativo de un artista nativo australiano.

Por otra parte, cabe comentar que, un caso que hubiera ameritado un tratamiento diferente es si el signo solicitado hubiera contenido el nombre de un dios (e.g., Sue o Chía) muisca en lugar del de un personaje histórico como es el de su último zipa (i.e., Tisquesusa). En tal caso, resultaría sin duda “ofensivo” por su carácter místico-religioso, lo cual podría conllevar a la denegación del signo solicitado.

La legislación neozelandesa (“New Zealand Trade Marks Act”), por ejemplo, otorga una protección un tanto singular. En efecto, todo signo que contenga nombres, signos o símbolos de comunidades indígenas será irregistrable cuando sea “ofensivo” (“offensive”) para estas, adjetivo introducido en 2002, que remplazaría el calificativo “escandaloso” (“scandalous”) contenido en el texto modificado[48], el cual es criticado por su subjetividad[49], además de que se ha indicado que el umbral de la “ofensividad” sería más alto que aquel de “adecuación”.

En este contexto, se ha declarado que el umbral de “ofensividad” referido en la Ley de Marcas es mucho más alto que aquel de “adecuación”, y que los “orígenes culturales de los diseños y diseñadores no son parte del proceso de evaluación”[50]. Además, el signo solicitado debe ser susceptible de resultar ofensivo para un sector significativo de la comunidad (“be likely to offend a significant section of the community, including Māori”)[51].

En Australia, en cuya ley de marcas aun conservarían el adjetivo “escandaloso” en el texto de su ley de marcas (“Trade Marks Act”), IP Australia y el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia del gobierno australiano, explican la posibilidad de oponerse a un registro marcario sobre la base de que la marca sea considerada “escandalosa” (“scandalous”) o contraria a la ley:

“La Ley de Marcas de 1995 (Cth) permite a terceros oponerse al registro de una marca. Uno de los motivos de oposición es que la marca sea escandalosa o contraria a la ley. Las comunidades indígenas pueden hacer uso de estas causales para oponerse a marcas culturalmente ofensivas. Puede haber un margen para que una comunidad indígena cuestione marcas que hagan uso del material sagrado como algo escandaloso.”[52]

(Traducción libre del inglés)

En las legislaciones de países que siguen la tradición del derecho continental europeo, en cambio, no existiría tal disposición específica, debiéndose asimilar o canalizar tales supuestos bajo la causal de contravención al orden público y las buenas costumbres (literal p) del artículo 135[53] de la Decisión 486 y literal f) del numeral 1 del artículo 7[54] del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea); siendo igualmente posible que la comunidad indígena interesada, o el organismo que la represente judicialmente, presente la correspondiente oposición o, de ser el caso, solicitud de nulidad de registro, la cual no se encontraría sometida a ningún plazo de prescripción por comportar una causal de nulidad absoluta[55].

En relación con la causal de irregistrabilidad por contravención al orden público o a las buenas costumbres, cabe mencionar algunos casos excepcionales de denegatoria de registro marcario en Europa por consistir en signos política o religiosamente sensibles, que se pretendían utilizar para distinguir productos o servicios tales como café, cerveza o tabaco^[56]. Es posible citar, por ejemplo, casos de denegación del registro de signos^[57] con denominaciones tales como: “BILLCLINTON”^[58], “FIDEL CASTRO”^[59], “BIN LADEN”^[60], “JOHANNES PAUL II”^[61] (Juan Pablo II) y “JESUS”^[62].

Sin embargo, cabe destacar que la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (Benelux Office for Intellectual Property – BOIP) no tuvo problema alguno con conceder el registro de la marca “JESUS” (denominativa) para distinguir productos y servicios relativos a ropa, calzado y sombrerería^[63], así como tampoco de las marcas “JESUS IS MY HOMEBOY”, ni “BIG BUDDHA”, ni las marcas notoriamente conocidas “GSUS”, todas ellas exitosamente registradas para amparar prendas de vestir^[64].

En conclusión, si bien pareciera algo forzada la decisión del Consejo de Estado de Colombia en el caso “Tisquesusa”, al declarar la irregistrabilidad del signo solicitado por vulnerar todos los supuestos contenidos en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, lo cierto es que sin duda fundamentó debidamente la contravención respecto del segundo supuesto comprendido en el citado literal.

Por el contrario, en cuanto al reclamo realizado a Disney, parecería evidente que, ni se trata del nombre ni del gentilicio de una comunidad indígena, ni de un signo o denominación utilizada por una comunidad indígena para identificar sus productos o servicios, ni mucho menos de una expresión cultural por no ser “resultante de la creatividad humana”. Finalmente, la marca registrada en favor de Disney difícilmente podría inducir al público a error, considerando que únicamente distingue polos (camisetas)[65].

Marca (denominativa): HAKUNA MATATA

Información del titular:

FUENTE: USPTO Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), “Disney Enterprises, Inc. v. Laixiang”, Notice of Opposition (Notificación de Oposición) [uspto-91244784_20181113], oposición presentada el 13 de noviembre de 2018.

Fuente de la imagen (*): https://www.pinterest.es/pin/454300681132605900/

Bibliografía

[1] Abogado por la PUCP. Ex Consultor interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Master en Derecho Internacional por la Universidad Paris-Ouest Nanterre La Défense. Master en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Estrasburgo. El autor participó en la elaboración de los proyectos correspondientes a las interpretaciones prejudiciales del TJCA sobre el caso “Tisquesusa”, recaídas en el Proceso 187-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015 (donde incluso se cita una obra del autor) y en el Proceso 284-IP-2014 de 19 de agosto de 2015, comentadas en el presente artículo.

[2] US Trademark No. 2700605. International –Primary– Class (Clase internacional): 25. For: T-shirts (Polos o camisetas). Cf. USPTO Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), “Disney Enterprises, Inc. v. Laixiang”, Notice of Opposition (Notificación de Oposición) [uspto-91244784_20181113], oposición presentada el 13 de noviembre de 2018.

[3] MPUTHIA, Cathy, “Trademarking ‘hakuna matata’ a wake up call”, en Business Daily Africa – Personal Finance, 25 de noviembre de 2018 [URL: https://www.businessdailyafrica.com/lifestyle/pfinance/Trademarking-hakuna-matata-a-wake-up-call/4258410-4867976-wyiem7z/index.html].

[4] NYAMBURA, Eva, “Disney Takes Away “Hakuna Matata” Slogan From Kenyans, Patents It”, en Kahawa Tungu, 27 de noviembre de 2018 [URL: https://www.kahawatungu.com/2018/11/27/disney-patents-hakuna-matata-slogan/].

[5] NGIGI, Elizabeth, “Why Disney trademarked ‘Hakuna Matata’ — Lawyer”, en The Star, 29 de noviembre de 2018 [URL: https://www.the-star.co.ke/news/2018/11/29/why-disney-trademarked-hakuna-matata-lawyer_c1857830].

[6] El registro de la marca HAKUNA MATATA (denominativa), para distinguir productos de ropa y calzado (específicamente “polos” o “camisetas”) comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitado por Disney Enterprises, Inc. el 8 de agosto de 1994, siendo finalmente otorgado por la USPTO el 25 de marzo de 2003 y renovada en 2013. Véase, por ejemplo, BBC NEWS, “«El rey león»: la acusación de «colonialismo» contra Disney por el registro de la célebre expresión «hakuna matata»”, 20 de diciembre de 2018 [URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46633562].

[7] RPP NOTICIAS, “Acusan a Disney de apropiación cultural por patentar la frase “Hakuna Matata””, 21 de diciembre de 2018 [URL: https://rpp.pe/cine/internacional/acusan-a-disney-de-apropiacion-cultural-por-patentar-la-frase-hakuna-matata-noticia-1170924].

[8] La solicitud de registro No. 87194495 (Application No. 87194495), presentada por Zhang Laixiang, residente de la República Popular China, el 6 de octubre de 2016, correspondiente al signo HAKUNA MATATA, pretendía distinguir productos incluidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza (“baby carriages; bicycle-mounted pet seat; blankets specially adapted for baby strollers; car seats for pets; car window shades; child safety harnesses for vehicle seats; children’s car seats; fitted covers for children’s car seats; fitted covers for shopping carts; fitted fabric covers for vehicle seat belts; fitted stroller mosquito nets; fitted vehicle seat covers; hooks specially designed for use in vehicles to hold vehicle accessories; mirrors for vehicles, namely, rear view and vanity mirrors; pet safety seats for use in vehicles; pushchairs; strollers; vehicle booster seats for children; vehicle seat protectors; vehicle seat cushions”).

[9] USPTO Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), “Disney Enterprises, Inc. v. Laixiang”, Notice of Opposition (Notificación de Oposición) [uspto-91244784_20181113], oposición presentada el 13 de noviembre de 2018. Véase, cuadro al final del presente artículo.

[10] HUFFINGTON POST, “Was ‘The Lion King’ Copied From A Japanese Cartoon? Here’s The Real Story”, 6 de diciembre de 2017 [URL:  https://www.huffingtonpost.com/2015/01/27/lion-king-kimba_n_6272316.html]. TWISTED SIFTER, “The Similarities Between the Lion King and this Japanese Cartoon are Startling”, 3 de abril de 2018 [URL: https://twistedsifter.com/videos/the-kimba-simba-lion-king-controversy/].

[11] Las causales de irregistrabilidad intrínseca se encuentran comprendidas en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486, mientras que aquellas de irregistrabilidad extrínseca se encuentran contenidas en el artículo 136 de la misma Decisión; dando origen las primeras a las causales de nulidad absoluta, mientras que las segundas a las causales de nulidad relativa, contempladas ambas en el primer y segundo párrafo del artículo 172, respectivamente.

[12] Véase, en relación con el análisis de confundibilidad –ideológica– que involucre un signo cuyo elemento denominativo se encuentre en lengua quechua, la interpretación prejudicial del TJCA recaída en el Proceso 533-IP-2015 de 26 de agosto de 2016.

[13] AFRO-IP, “’Hakuna matata’? You’re missing the point”, 5 de diciembre de 2018 [URL: https://afro-ip.blogspot.com/2018/12/hakuna-matata-youre-missing-point.html?m=1&fbclid=IwAR2n76oO8_r788nAPWjemCIuNd_GbjLq88tMKjGpB5XKvRlh4ocXJLLA6Uw].

[14] DEPARTMENT OF INDIAN AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT – GOVERNMENT OF CANADA, “Intellectual Property and Aboriginal People: A Working Paper” (Minister of Indian Affairs and Northern Development: Ottawa, 1999), p. 23 [URL: http://publications.gc.ca/collections/Collection/R32-204-1999E.pdf].

[15] IPONZ (New Zealand Intellectual Property Office), “Practice Guidelines: Māori advisory committee and Māori trade marks” [URL: https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/maori-advisory-committee-and-maori-trade-marks/].

[16] El sistema que tiene como instrumento constitutivo el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (EEUU es firmante no ratificado), se encuentra además comprendido por el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica (Protocolo de Cartagena), adoptado el 29 de enero de 2000, y por el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (Protocolo de Nagoya), adoptado el 29 de octubre de 2010.

[17] Entre los principales instrumentos internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organización competente en la materia, se encuentran la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada el 17 de octubre de 2003 y la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada el 20 de octubre de 2005. Cabe mencionar también la Ley Modelo del Pacífico para la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones de la cultura (“Pacific Model Law for the Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Culture”) de 2002, que recomienda a los países del Pacífico establecer derechos culturales tradicionales que permitan proporcionar el consentimiento previo e informado de los titulares tradicionales antes de reproducir, publicar, interpretar, poner a disposición en web, conocimientos tradicionales o expresiones de cultura; derecho que se suma a los derechos morales indígenas recomendados para los titulares tradicionales, es decir, el derecho de atribución, el derecho contra la falsa atribución y el derecho contra el trato despectivo con respecto al conocimiento tradicional y las expresiones culturales. El modelo también propone que los derechos morales comunitarios continúen vigentes a perpetuidad y que sean inalienables, es decir, irrenunciables e intransferibles. Cf. ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER ARTS BOARD AUSTRALIA COUNCIL, “Indigenous cultural and intellectual property: the main issues for the Indigenous arts industry in 2006”, 10 de mayo de 2006, p. 21 [URL:  https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/databases/creative_heritage/docs/terry_janke_icip.pdf].

[18] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

[…]

1. g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

[…].

[19]BOUGHTON LAW, “Protecting Aboriginal Marks”, julio de 2013 [URL: https://www.boughtonlaw.com/2013/07/protecting-aboriginal-marks/].

[20] DEPARTMENT OF INDIAN AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT – GOVERNMENT OF CANADA, “Intellectual Property and Aboriginal People: A Working Paper” (Minister of Indian Affairs and Northern Development: Ottawa, 1999), p. 22 [URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/databases/creative_heritage/docs/ip_aboriginal_people.pdf]. Véase, más ejemplos de marcas indígenas registradas en Canadá, en p. 21 del documento citado.

[21] ALBINO, Vera, “The right of Indigenous People to protect their Intellectual Property”, en Inventa International, 25 de octubre de 2017 [URL: https://inventa.com/en/news/article/267/the-right-of-indigenous-people-to-protect-their-intellectual-property].

[22] Véase, la interpretación prejudicial del TJCA recaída en el Proceso 187-IP-2015 (marca de servicio) de 12 de noviembre de 2015, que no contiene el tema de «elementos explicativos en la marca mixta», a diferencia de la emitida en el Proceso 284-IP-2014 (marca de producto) de 19 de agosto de 2015, tema que fuera agregado –incluso ante la renuencia del propio autor– por solicitud de la entonces Magistratura de Colombia en un intento de tomar en cuenta elementos gráficos no reivindicados en la solicitud de registro de la marca de producto (Poporo Quimbaya); a pesar de que los “elementos explicativos” se refieren evidentemente a elementos no reivindicados en la solicitud de registro marcario pero que necesariamente “explican” el elemento gráfico reivindicado, como es el caso de las indicaciones de los colores que lo componen. En consecuencia, lógicamente surge el siguiente cuestionamiento: ¿La figura no reivindicada que reproduce el Poporo Quimbaya constituye propiamente un “elemento explicativo” de la marca solicitada “Tisquesusa”? Adicionalmente, de no reivindicarse –solicitarse la protección de– tal figura no habría necesidad de pronunciarse al respecto, por cuanto la protección que eventualmente se otorgue no recaería ni se extendería a dicha figura, hecho que puede ser consignado en la resolución que otorgue el registro, así como en la base de datos que permita consultarlo.

[23] Párrafo 22 en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 187-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015; y, párrafo 21 en la recaída en el Proceso 184-IP-2014 de 19 de agosto de 2015.

[24]CONSEJO DE ESTADO, Sentencia 2007-00012 de 4 de octubre de 2018 [URL: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/212/11001-03-24-000-2007-00012-00.pdf].

[25] WIPO, “Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore”, WIPO Publication No. 913(E) [URL: http://pmg-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/docs/110817wipo1_0.pdf].

[26] APO, “New tracks: Indigenous knowledge and cultural expression and the Australian intellectual property system”, 31 de mayo de 2012, p. 20 [URL: http://apo.org.au/system/files/38273/apo-nid38273-68691.pdf].

[27] DUTFIELD, Graham, “Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: Seeds and Plant Varieties”, Montreal, 28-30 de junio de 1999, p. 57 [URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c385/5011ecb2e1bb8ecb8fcecf660a8abab55ca7.pdf].

[28] CHALK, Peter J. y DUNLOP, Alexander, “Indigenous Trade Marks and Human Rights: An Australian and New Zealand Perspective”, en The Trademark Reporter (The Law Journal of the INTA), Vol. 99, No. 4, julio-agosto de 2009, pp. 956-982, esp. 976 y ss. [URL: https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2099/vol99_no4_a3.pdf]. Véase también, ARTS+LAW, “Trade mark protection and ICIP: How does Australia fare?”, 31 de diciembre de 2006 [URL: https://www.artslaw.com.au/articles/entry/trade-mark-protection-and-icip-how-does-australia-fare/]. Véase además, WIPO, “Traditional Knowledge and Intellectual Property – Background Brief” [URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html]: “Trademarks can be used to identify authentic indigenous arts, as the Maori Arts Board in New Zealand, Te Waka Toi, has done. Some countries also have special legislation for the protection of folklore. Panama has established a registration system for traditional cultural expressions, while the Pacific Regional Framework for the Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Culture gives “traditional owners” the right to authorize or prevent use of protected folklore and receive a share of the benefits from any commercial exploitation.”

[29] CHALK, Peter J. y DUNLOP, Alexander, “Indigenous Trade Marks and Human Rights: An Australian and New Zealand Perspective”, Op. Cit., p. 968.

[30] ARTS+LAW, “Trade mark protection and ICIP: How does Australia fare?”, 31 de diciembre de 2006, Op. Cit.

[31]BOUGHTON LAW, “Protecting Aboriginal Marks”, julio de 2013 [URL: https://www.boughtonlaw.com/2013/07/protecting-aboriginal-marks/].

[32] Canadian Trademark No. 465836.

[33] CHALK, Peter J. y DUNLOP, Alexander, “Indigenous Trade Marks and Human Rights: An Australian and New Zealand Perspective”, Op. Cit., p. 964.

[34] Administrado por el “Department of Indian Affairs and Northern Development”, el cual otorga licencias sobre el uso sobre la marca.

[35] CHALK, Peter J. y DUNLOP, Alexander, “Indigenous Trade Marks and Human Rights: An Australian and New Zealand Perspective”, Op. Cit., p. 963-965.

[36] Interpretación prejudicial del TJCA recaída en el Proceso 60-IP-2015 de 24 de octubre de 2012.

[37] Interpretación prejudicial 60-IP-2012, p. 20, acápite 6.

[38] JUMADLA, Anne Marie Celeste, “Philippines: Indigenous Names, Marks and Symbols”, 1 de noviembre de 2010 [URL : http://sapalovelez.com/v2/wp-content/uploads/2016/01/Philippines_-Indigenous-names-marks-and-symbols.pdf]. Traducción libre del siguiente extracto en inglés:

“It is well established that a trade mark is first and foremost a source-indicator that enables the goods of one manufacturer or seller to be distinguished from those of another. The use of indigenous names, marks or symbols is likely to suggest a connection between the goods bearing these names, marks or symbols and the indigenous peoples or communities who have created, used and are known for these names, marks or symbols for a number of generations. This is especially so when the indigenous community produces identical or similar goods, offers identical or similar services, or is engaged in an identical or similar business as the third party appropriator. The deceptive link would be detrimental not only to the indigenous community but also to the consuming public at large.”

(Subrayado agregado al texto original).

[39] Interpretación prejudicial 60-IP-2012, p. 25.

[40] En ese sentido, NÚÑEZ DELGADO, Solangs, “Los conocimientos tradicionales como materia de la propiedad intelectual” (Bogotá: Leyer Editores, 2018), p. 18.

[41] La inclusión de las comunidades afroamericanas se habría debido a una iniciativa de los representantes colombianos, en virtud de la importancia histórica de su protección para la República de Colombia.

[42] CONSEJO DE ESTADO, Sentencia 2007-00012 de 4 de octubre de 2018, Op. Cit.

[43] Cf. §33 y §40: “[…] producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural […]”.

[44] Los ejemplos brindados fueron incluso mencionados en el Párrafo §45 del proyecto inicial y reiterados en el Párrafo §35 de la segunda versión del Proceso 284-IP-2014, párrafo introducido por iniciativa del autor, el cual fuera finalmente descartado bajo el argumento de que ello supondría que el TJCA se pronuncie sobre el caso concreto. No obstante, resulta innegable que los ejemplos prácticos sugeridos hubieran brindado mayor claridad a la interpretación prejudicial y, probablemente, hubieran evitado la imprecisión en la aplicación del derecho comunitario por parte del Consejo de Estado.

[45] CONSEJO DE ESTADO, Sentencia 2007-00012 de 4 de octubre de 2018, Op. Cit.

[46] APO, “New tracks: Indigenous knowledge and cultural expression and the Australian intellectual property system”, Op. Cit.

[47] Centre for Aboriginal Economic Policy Research, Australian National University, Competition and Consumer Issues for Indigenous Australians 78 (2002), at 70; citado por CHALK, Peter J. y DUNLOP, Alexander, “Indigenous Trade Marks and Human Rights: An Australian and New Zealand Perspective”, Op. Cit., p. 970.

[48] ALBINO, Vera, “The right of Indigenous People to protect their Intellectual Property”, Op. Cit.

[49] CHALK, Peter J. y DUNLOP, Alexander, “Indigenous Trade Marks and Human Rights: An Australian and New Zealand Perspective”, Op. Cit., esp. 972-975.

[50] IPONZ, “Practice Guideline Amendment 2006/11”, IPONZ Newsletter, diciembre de 2006; FRANKEL, Susy y RICHARDSON, Megan, “Cultural Property and ‘the Public Domain’: Case Studies from New Zealand and Australia”, en Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions And Intellectual Property Law In The Asia-Pacific Region, Christoph Antons, 2009, p. 287; THE LAW LIBRARY OF CONGRESS – NEW ZEALAND, “New Zealand: Mâori Culture and Intellectual Property Law”, diciembre de 2010, pp. 10-11 [URL: https://www.loc.gov/law/help/nz-maori-culture/nz-maori-culture-and-intellectual-property-law.pdf].

[51] Trade Marks Act, s 17(1)(c).

[52] IP AUSTRALIA – AUSTRALIAN GOVERNMENT – TERRI JANKE AND COMPANY, “Legal protection of Indigenous Knowledge in Australia”, Supplementary Paper 1, pp. 20-21 [URL: https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/supp_paper_1_legal_protection_in_australia_28mar2018.pdf]. Traducción libre del texto original en ingles:

“The Trade Marks Act 1995 (Cth) allows third parties to oppose the registration of a trade mark. One of the grounds for opposition is that the mark is scandalous or contrary to law. Indigenous people may be able to make use of these grounds to challenge culturally offensive trade marks. There may be scope for an Indigenous community to challenge marks that make use of sacred material as scandalous.”

[53] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

1. p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

[…].

[54] Reglamento (UE) 2017/1001 Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.-

Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

[…]

1. f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

[…].

[55] Véase, el primer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486.

[56] Véase, por ejemplo, VAVER, David, “Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law”, volumen 4, Routledge, Nueva York, 2006, pp. 117-118.

[57] Cf. VAVER, David, “Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law”, Op. Cit.

[58] CTM application (Solicitud de Marca Comunitaria) 956540.

[59] CTM application (Solicitud de Marca Comunitaria) 921155.

[60] CTM application (Solicitud de Marca Comunitaria) 02223907.

[61] CTM application (Solicitud de Marca Comunitaria) 958280.

[62] Jesus aplication, O/210/03 y O/211/03, de 21 de julio de 2003 (UK Trademarks Registry). SA Trademark Application No. 689374 (2006).

[63] La BOIP incluso otorgó el registro a la marca “G.O.D. GSUS ORIGINAL DENIM” (figurativa) para distinguir productos y servicios relativos a ropa, calzado, sombrerería, productos de cuero y textiles. Cf. GREIG, Cheryl, “Public Order and Morality as Grounds of Refusal. European Concept and Comparative Approach”, University of Glamorgan, LLM Dissertation, p. 34; REINGRABER, Tom, “Public order and morality as grounds for refusal within trademark law: European and comparative approach”, Hogeschool-Universiteit Brussel, Master en Derechos de Propiedad Intelectual, año académico 2011-2012, p. 64.

[64] La BOIP registró igualmente las marcas GOD IS BUSY, CAN I HELP YOU? (programa de televisión), GOD TUBE (red de video) e incluso SHIVA (películas pornográficas), aunque finalmente anulara esta última luego de la indignación generalizada. Cf. VAN DER LAAN, Kennedy, “BOIP refuses to register ‘Allah’ as a trademark”, en LEXOLOGY, 11 de enero de 2013 [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=83137106-883b-4405-83ee-2db4c0f6c033].

[65] Véase, U.S. Trademark (Lanham) Act § 2(a), 15 U.S.C. § 1052(a), el cual prohíbe el registro de marcas que consistan o comprendan: «[…] Materia que pueda desacreditar […] personas, vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o pueda despreciarlos o desprestigiarlos” (“[…] matter which may disparage […] persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute”).