La mala fe como causal de nulidad del registro de marca en el Perú: Una mirada a jurisprudencia reciente del Indecopi

  1. Introducción

Los registros son creaciones del Derecho a las cuales se le atribuye la posibilidad de otorgar publicidad a determinadas situaciones jurídicas, servir como herramienta divulgativa de información y, en algunos casos, crear presunciones de orden jurídico. Sin embargo, los registros no son perfectos, pueden fallar, pueden tener errores o haber sido concedidos sin observar vicios en su contenido.

El Registro de la Propiedad Industrial (y particularmente, el de marcas) no es la excepción a esta imperfección, tan propia de las creaciones humanas. La Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial aplicable para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, contiene en su formulación remedios que sirven para cuestionar aspectos relativos al registro de marcas, como la acción reivindicatoria, la acción de nulidad del registro y la acción de cancelación por falta de uso.

El presente trabajo busca explorar algunos aspectos relativos a la nulidad del registro, centrándose exclusivamente en la causal de solicitud de mala fe. Para ello, partiremos de algunas definiciones conceptuales básicas para comprender el tema, para luego revisar la jurisprudencia reciente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi.

  • Definiciones preliminares

Para fines instrumentales, formularemos algunas definiciones detalladas a continuación:

  1. Registro de marca

En nuestro país opera el sistema constitutivo de derechos de exclusiva en materia marcaria. De este modo, la obtención de derechos respecto de una marca como signo distintivo está supeditada a la obtención de un registro por parte de la autoridad nacional competente. Autorizada doctrina ha señalado: “(sobre el registro de marca) lejos de limitarse a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripción del signo genera el derecho de exclusiva sobre la marca[1]. Al respecto, la Decisión 486 consagra de manera expresa este sistema señalando que el derecho exclusivo al uso de la marca se adquiere con el registro[2].

Una vez otorgado el registro sobre una marca, opera el principio de publicidad de los registros, que determina la existencia de una presunción en mérito a la cual se asume el conocimiento público de su contenido, sin admitirse prueba en contrario[3]. Así las cosas, en el Derecho Marcario opera el principio de inscripción registral, que determina la necesidad de obtener válidamente esta concesión de derechos de exclusiva para poder oponer a terceros el uso del sigo y ejercer el derecho de exclusión[4].

  • Mala fe

La mala fe es un concepto jurídico indeterminado irremediablemente contrapuesto al concepto de buena fe, esta última puede ser definida como “una exigencia ético-social que está compuesta por el respeto a la personalidad ajena y por la colaboración con los demás”[5]. Se trata de un principio general del derecho aplicable a distintos ámbitos de la actividad de los sujetos y que impone un mandato de leal y correcto actuar que impregne las relaciones subjetivas. No es otra cosa que un estándar de conducta, que busca sintonizar comportamientos con los principios sociales imperantes[6].

Por su parte, la mala fe puede ser entendida como el actuar reñido con este mandato de lealtad y corrección, encerrando una calificación insidiosa o negativa desde esta valoración social de la conducta. Cabe añadir que, la categoría de concepto jurídico indeterminado aplicable a ambos conceptos determinará que los mismos estén “indiscutiblemente ligados a apreciaciones consuetudinarias, que harán variar la apreciación según el ámbito que se trate”[7].

Sobre el particular, y dada la materia objeto de este artículo, resulta pertinente remitirnos a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, máximo órgano de interpretación de las normas comunitarias. Sobre la mala fe, el Tribunal ha señalado que: «para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal[8].

Lejos de formular una definición, el Tribunal Andino identifica el criterio para la determinación de la mala fe en la intencionalidad del agente o el conocimiento de actuar en una posición reñida con la idea de justicia. Independientemente de las consideraciones respecto de la precisión de esta formulación, en pronunciamientos más recientes el Tribunal ha ejemplificado la mala fe utilizando supuestos puntuales, vinculados al aprovechamiento indebido del esfuerzo comercial ajeno, como lo es el registro de la marca de un producto extranjero en territorio nacional[9].

  • Acción de nulidad de registro de marca

La acción de nulidad está dirigida a revocar la asignación de un derecho de la propiedad industrial sobre la marca. Cuando la autoridad nacional competente declara la nulidad de un registro, determina con efecto retroactivo que el registro cuestionado nunca haya surtido efectos[10]. Se concederá la nulidad si se acredita que, al momento de la concesión del registro, el signo objeto de examen se encontraba incurso en alguna prohibición contemplada en la norma[11].

Conforme a lo señalado en el artículo 172 de la Decisión 486, existen dos tipos de nulidad aplicables en el Régimen Comunitario, a saber: (i) La nulidad absoluta, que se declara respecto de vicios vinculados a las prohibiciones absolutas del artículo 135 de la Decisión 486; y (ii) la nulidad relativa, que consiste en la nulidad referida a las prohibiciones relativas del registro de marcas, contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 o a la solicitud de mala fe. La diferencia esencial entre ambas acciones se encuentra en los plazos para poder interponerlas, pues mientras la acción de nulidad absoluta es imprescriptible, la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

En suma, la acción de nulidad es un mecanismo para cuestionar el registro de marca, con el objetivo de que se retrotraigan sus efectos y se tenga por no existente.

  • La mala fe como causal de nulidad del registro de marca

El ordenamiento comunitario contempla la solicitud de mala fe de un registro como causal de nulidad del mismo. Esta es una de las causales de nulidad relativa, dirigida a proteger al legítimo titular de una marca y a los consumidores frente a la mala fe de un solicitante del registro que busca apropiarse de una marca ajena en perjuicio de su legítimo titular. Finalmente, el ordenamiento peruano no ampara los comportamientos contrarios a la buena fe comercial, por lo que resulta coherente que se otorgue a los particulares la posibilidad de plantear acciones para conseguir la nulidad de este tipo de registros.

Sobre la determinación de la mala fe para estos efectos, la Sala Especializada del Tribunal del Indecopi ha señalado que:

Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, que incurre en mala fe quien -en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro- tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor[12]

Esto parecería denotar alguna especie de vinculación entre la presencia de mala fe en la solicitud de un registro de marca y la represión de prácticas anticompetitivas, como ha sido señalado también por un sector de la doctrina[13].

Nosotros creemos que esto no es del todo preciso, pues si bien la relación de competencia entre agentes puede resultar un indicio importante para identificar la mala fe, no existe disposición legal expresa que limite los supuestos a estos casos y, dada la amplitud del concepto y las posibilidades fácticas, un registro podría eventualmente obtenerse de mala fe sin que medie necesariamente relación de competencia alguna entre el solicitante y el legítimo titular.

Si la mala fe es un criterio para determinar el reproche social de una acción, y forma parte del elenco de los contenidos jurídicos indeterminados, no parece adecuado limitar su aplicación a los casos donde exista vinculación competitiva, pese a que ella sea un indicio importante para determinar esta mala fe.

Habiendo culminado con esta colección de definiciones, pasaremos ahora a explorar la jurisprudencia reciente del Indecopi en la materia.

  • Casuística reciente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
  1. Caso “Correo” (2019)[14]

En este caso, la accionante interpone una acción de nulidad contra el registro de la marca “Correo” alegando que la misma fue registrada de mala fe. La marca en cuestión, que identificaba publicaciones periódicas de la clase 16 de la nomenclatura internacional, se constituyó en un aporte de los socios al capital social en el momento de constituir la empresa Alfa-Beta Ediciones S.A. (en adelante, ABE), esto determinó que el signo pasara a ser un activo de la persona jurídica. Para esto, la persona que fungía como gerente general de ABE también se desempeñaba como gerente general de una segunda empresa: Alfa-Beta Sistemas S.A. (en adelante, ABS). Esta segunda empresa fue objeto de una compra por parte de un importante grupo económico del sector periodístico en el año 2013.

Se alega que el gerente, de manera intencionada, decidió no gestionar la renovación del registro en el plazo correspondiente para que luego ABS pudiera solicitar el registro del signo vencido (cosa que efectivamente sucedió dos días después de vencido el plazo para renovar). Esto debido a que, como parte de una fusión de grupos económicos dedicados a la publicación de diarios y revistas, había un interés en consolidar todos los signos de “Correo” bajo un solo titular. Sin embargo, persistía esta única marca en titularidad de ABE, mientras que ABS era titular de un elenco de signos que contenían el término “Correo”.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual resuelve el caso identificando mala fe en la etapa post-registral a partir de un análisis de una serie de indicios y medios probatorios aportados por la accionante. Así, la Sala identifica que la Ley General de Sociedades prescribe deberes generales respecto de los gerentes que invocan la representación y gestión de los intereses de la sociedad ante entidades administrativas, como el Indecopi.

Existiría entonces un perjuicio económico causado originalmente a ABE y sus accionistas por la no renovación del signo “Correo”, subrayando que dicho signo es el activo más importante con el que contaba la empresa. La existencia de relaciones económicas y la temporalidad entre el vencimiento del plazo y la solicitud de un nuevo registro, así como la presencia de un mismo gerente para ambas empresas, entre otros medios ofrecidos, determinaron a criterio de la Sala que la decisión de no renovar estuviere dirigida a facilitar la solicitud de ABS perjudicando los intereses de ABE. Finalmente, se declaró fundada la acción de nulidad.

  • Caso “Renovación Matrimonial” (2020)[15]

Esta acción fue formulada por un grupo de personas que desarrollaban un programa terapéutico especialmente dirigido a parejas que buscaban mejorar su relación y que venían utilizando el signo “Renovación Matrimonial” y logotipo para identificar sus servicios, sin nunca registrarlo. Más adelante crearon incluso una obra literaria bajo el mismo nombre que fue oportunamente inscrita en el Registro de Derechos de Autor. Con el crecimiento del programa, se decidió crear una asociación para operar el mismo, asociación de la cual se apartaron los tres accionantes por motivos personales. Más adelante, buscarían la nulidad del registro de la marca en tanto reivindican para sí la titularidad sobre la misma, en base a una obra literaria inscrita anteriormente y que acreditaría la titularidad.

En este caso se discute quien cuenta con mejor derecho para poder utilizar la marca “Renovación Matrimonial”, o bien los miembros fundadores de una asociación, apartados de la misma por años, o la asociación como persona jurídica que continuó existiendo luego de su salida. Para esto, es importante precisar que, a los días de la renuncia de uno de los accionantes el año 2017, la asociación inició el procedimiento para obtener el registro de marca.

Aquí la Sala hace una inferencia, a partir de los medios probatorios y la existencia del contenido protegido por Derechos de Autor, señalando que no resulta razonable sostener que la Asociación no conocía de la existencia previa del logotipo que se buscó registrar, en tanto el programa preexistía y la obtención del registro obedecería al propósito de buscar apropiarse de un signo ajeno, que en el caso particular compone una obra literaria registrada también con anterioridad, lo cual constituye un acto de mala fe. Se confirmó finalmente la resolución de la Comisión de Signos Distintivos y se declaró la nulidad del registro de “Renovación matrimonial”.

  • Caso “Pacha Inka” (2020)[16]

Coexisten en el mercado dos agentes dedicados a vender pescado en conservas. El primero de ellos utiliza el signo “Puerto Inka” para comercializar sus productos, sin nunca registrarlo, mientras que el segundo decide registrar, con posterioridad al lanzamiento de “Puerto Inka”, la marca “Pacha Inka” y obtiene una decisión favorable. El primer agente nota esta situación e inicia inmediatamente el registro de su propia marca, que también también es concedida por la autoridad administrativa, para luego solicitar la nulidad del signo de “Pacha Inka”.

Este caso combina aspectos de la Propiedad Intelectual y del derecho de la represión de la competencia desleal, pues lo que se discute fundamentalmente es la similitud existente entre la marca registrada primero, pero nacida después con el signo preexistente, puntualmente, la similitud en la presentación que resulta siendo similar por la disposición de elementos y el uso de términos similares. Así, la obtención del registro sería una forma de inyectar legalidad a un acto de competencia desleal, dirigido a imitar a “Puerto Inka”.

La Comisión de Signos Distintivo identifica mala fe en el accionar de la titular del primer registro, en tanto existiría conocimiento de la primera aparición en el tiempo de “Puerto Inka” y en tanto la marca reproduce de manera idéntica la disposición de elementos y proporciones del signo preexistente.  Por ende, lo que buscaría el registro es apropiarse del signo de la competencia mediante el registro de una reproducción sospechosamente similar.

Aquí la Sala revoca la decisión de la primera instancia, pues introduce en el análisis la presencia del término “Inka/inca” en el mercado, concluyendo que existen muchos signos que comparten tanto el uso del término como la disposición de una palabra encima del mismo; del mismo modo, se aprecia la presencia de elementos que hacen diferir el etiquetado utilizado con anterioridad por Puerto Inka del signo objeto de nulidad, no se acreditaría el conocimiento previo y, en consecuencia, no se acredita la mala fe.

  • Caso “Coffee Hunters” (2020)[17]

La empresa Coffee Hunters S.A.C. (en adelante, CH) solicita la nulidad del registro de la marca “Coffee Hunters” que distingue café y sucedáneos del café de la clase 30 de la Nomenclatura Internacional. El titular registral de la marca, según CH, habría obrado de mala fe al buscar obtener el registro del signo que diferenciaba la actividad de la empresa luego de haber sido trabajador y accionista de la empresa. Por su parte, el emplazado señalaba que no existió mala fe, pues en realidad el venía utilizando la denominación “Coffe Hunters” a través de una empresa preexistente, con anterioridad a su ingreso a CH. Del mismo modo, señaló que comunicó su intención de continuar con el uso del signo a CH.

La Sala reitera un desarrollo teórico similar al caso anterior diferenciando la mala fe en la etapa pre y post registral. Así las cosas, la mala fe en la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486. Mientras que, respecto de la mala fe en la etapa post-registral, opera el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Finalmente, los medios probatorios parecen acreditar, a criterio de la Sala, que el primer uso de “Coffee Hunters” corresponde al titular registral del signo. En consecuencia, no se puede establecer un mejor derecho sobre el signo en cuestión, dado que el accionante no habría podido acreditar su uso con anterioridad, a diferencia del titular del registro quien presentó comunicaciones, boletas, publicidad e incluso posts en redes sociales que probaban su derecho. Por tanto, no se puede identificar un acto de mala fe en este caso, pues el titular obtuvo el registro acorde a la corrección comercial.

  • Comentario

Un elemento común en todos los casos descritos está muy vinculado al conocimiento de la preexistencia del uso de un signo en el mercado. Pareciera ser que la apreciación de la mala fe, a efectos de fundar una acción de cancelación de registro de marca, requiere de dos elementos: (i) Que se pueda acreditar que se utilizó o se gozaba de derechos sobre el signo de manera previa a la solicitud del registro cuya nulidad se pretende; y (ii) Que se pueda acreditar que el titular conocía de esta situación. En esos términos, la mala fe está en registrar un signo ajeno bajo conocimiento de que el mismo le corresponde a otro.

No sería entonces suficiente demostrar la preexistencia, porque resulta necesario para invocar la nulidad que se invoque este criterio “mala fe” para calificar negativamente esta solicitud. Quedaría claro que, quien solicita un registro de marca de buena fe, aún con la preexistencia de otro similar, no podría ser objeto de nulidad si se ampara en el absoluto desconocimiento del otro signo. Finalmente, es preciso reiterar que el derecho sobre una marca se adquiere con el registro, por lo que, si no media una intención o conciencia de violar alguna disposición legal o contractual o incluso generar algún tipo de perjuicio, será válidamente adquirido el derecho de quien solicita el registro de un signo de buena fe, aún si ello perjudica de algún modo a un tercero desconocido.


[1] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. (2001). Tratado de Derecho de Marcas. Madrid: Marcial Pons, p. 70

[2] Artículo 154 de la Decisión 486

[3] Artículo 7 del Decreto Legislativo N.º 1075, Norma que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial; y artículo 2012 del Código Civil.

[4] MARAVÍA, Alfredo. (2014). “Introducción al Derecho de Marcas y otros signos distintivos”. En Foro Jurídico, N.º 13, p. 61.

[5] BETTI, Emilio. (1953). Teoria generale delle obligazioni. Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d’Obbligazione. Milano: Giuffre, p. 67, citado por ESPINOZA, J. (2011). “El principio de buena fe”. En ADVOCATUS, N.º 24, pp. 245-260,

[6] DIEZ PICAZO, Luis. (1983). Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, Volumen 1. Madrid: Tecnos, p. 263

[7] RUBIO, Marcial. (2009). El Sistema Jurídico: Una introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, décima edición, p. 192.

[8] Proceso 3-IP-99. Sentencia del 14 de mayo de 1999

[9] Proceso 279-IP-2015. Sentencia del 5 de febrero del 2016.

[10] Artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 1075

[11] ARANA, Carmen. (2017). La protección jurídica de los signos distintivos. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 138.

[12] Resolución 1066-2015/TPI-INDECOPI

[13] SCHIANTIARELLI, Juan Pablo. (2016). “La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaria en la práctica legal peruana”. En Advocatus, N.º 34, pp. 181-2013.

[14] Res. 1971-2019/TPI-INDECOPI

[15] Res. 0212-2020/TPI-INDECOPI

[16] Res. 0517-2020/TPI-INDECOPI

[17] Res. 0836-2020/TPI-INDECOPI

Enzo Gómez Rojas
Asistente de docencia de los cursos de Propiedad Industrial e Instituciones del Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asociado de Foro Académico.